2023.07.06

裴彦婷律师、黄郁婷顾问

根据国家知识产权局2023年3月份的统计数据，截至2023年2月底，我国发明专利有效量为426.7万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量333.4万件。实用新型专利有效量为1100.0万件。外观设计专利有效量为287.6万件。[1]而在2021年，我国发明专利有效量尚且为359.7万件[2]，且这其中90%[3]以上为职务发明，可见企业对专利的重视程度也是日益加深。但与此同时，国务院发布的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（国发〔2021〕20号）中也指出，我国知识产权工作还面临不少问题和短板，如关键核心技术领域高质量知识产权创造不足、知识产权侵权易发多发和侵权易、维权难的现象仍然存在、知识产权转移转化成效有待提高、知识产权制度促进经济社会高质量发展的作用需要进一步发挥等等。笔者认为，要想提升专利对企业的经济效益，其实就是需要企业提高专利申请的质量，即从专利申请本身来说，需要保证获得授予权利的专利的权利稳定性，不会轻易被宣告无效；而从专利提升企业的竞争力方面来说，需要企业从全局进行战略布局需要申请专利的技术。那如何才能实现这两个目标呢？从法律的角度来说（本文仅以发明和实用新型为例，下文中如无特殊说明，仅指发明和实用新型专利），首先要明确专利的保护范围，其次要保证所申请的发明创造符合新颖性、创造性和实用性的要求，再者就是要利用好专利侵权判定时的等同原则等，在专利申请时有层次地进行技术布局。

一、如何确定专利权的保护范围

根据《专利法》第二十六条，申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。这其中，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，而权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。即，从基本法律规定来说，判断一项发明创造的专利权保护范围，首先依据的是权利要求书内容，明确的权利要求一般来说就是专利权的保护范围。而不清晰的权利要求，也往往容易导致专利权被宣告无效。根据《专利法实施细则》第六十五条，如被授予专利的发明创造不符合《专利法》第二十六条第四款的要求，即如权利要求书范围不明确，则可以被申请宣告无效。 但权利要求书是否就是判断专利权保护范围的唯一依据呢？答案当然是否定的。虽然权利要求书是确定专利权保护范围的直接依据，但是在司法实践中，法院还是会参考说明书、附图、专利审查档案、与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书以及工具书、教科书等来确定权利要求的范围[4]。 这其中，专利审查档案包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。 此外，在解释的顺序上，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释一》）第三条，法院首先会参考说明书、附图以及审查档案，在这些方法仍不能帮助明确权利要求含义的，法院可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。 值得注意的是，根据《司法解释一》第五条，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持；而该解释第六条也规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。即，虽然在确定权利要求范围的时候会参考说明书，但是当权利要求范围公告后，在说明书中其余未被记载入公告的权利要求范围內的技术方案则是不会予以纳入专利权保护范围之内。 另外，根据《专利法实施细则》第六十九条，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。此外，发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图。 实务建议： 有鉴于此，明确专利权的保护范围，首先要在权利要求书中对所需要保护的技术方案进行非常清晰明确的描述与界定，避免模糊的用语、不规范的表述以及令人产生歧义的标点符号等；其次，要在说明书与附图中对技术方案中尽可能清晰地解释相应的技术方案。再次，也需要注意说明书与权利要求书所描述的技术方案的范围是否一致。当然，从降低日后发生无效或被侵权风险的角度来说，建议寻找专业人士实现好的撰写方案。

二、如何判断专利的新颖性、创造性和实用性？

要想获得专利授权，除了要提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件，并在权利要求书中明确权利要求的范围以外，还需要满足专利的三性要求，即应当符合新颖性、创造性和实用性。
（一）新颖性 所谓新颖性，根据《专利法》第二十二条，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 即，满足新颖性的要求需要满足两个条件：
1. 不属于现有技术； 2. 在申请日之前没有其他相同申请且该等申请在申请日之后被公开（即无抵触申请。 所谓现有技术，根据《专利法》第二十二条，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。具体来说，根据《专利审查指南》2.1.2，现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制。当然，《专利审查指南》也指出，如现有技术处于保密状态，则不属于为公众所知的技术。而如果技术方案在申请日之前六个月内（即新颖性的宽限期）以下列方式被公开，根据《专利法》第二十四条，该等公开也不会导致技术方案丧失新颖性：1）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；2）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；3）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；4）他人未经申请人同意而泄露其内容的。 所谓申请日，根据《专利法》第二十八条，除提交材料不合格、需要补充附图以及优先权等特殊情形外，一般是指国务院专利行政部门收到专利申请文件之日[5]。 另一方面，根据《专利法实施细则》第十一条，除特殊法定情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。而所谓优先权日，根据《专利法》第二十九条，包括有国外优先权日和国内优先权日。国外优先权日是指，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。国内优先权日是指，申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。 而在评价发明和实用新型的新颖性时，根据《专利审查指南》，主要遵循两个原则： 1. 同样的发明或实用新型 如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。 2. 单独比对 判断新颖性时，发明或者实用新型专利申请的各项权利要求会被审查员分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不会将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比（这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同）。 实务建议： 由此可以看出，在新颖性的判断上，对申请专利权的技术方案的时间先进性要求很高，实践中，大部分专利侵权纠纷，会因为对手主张被诉专利技术不具有新颖性而被无效导致侵权诉讼无法取得应有的效果。因此企业在进行技术投入之前，建议先进行较为全面的技术检索，保证所申请的技术方案不会落入现有技术的范围，才能更好地发挥专利的技术壁垒效果。此外，对专利权来说，无论是申请还是后续的维护等，申请日都是一个非常重要的时间节点，建议在实践中注意保存相关的文件以留存时间证据，并注意利用优先权，保证申请时间的先进性。

（二）创造性 所谓创造性，根据《专利法》第二十二条，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 即，针对发明来说，满足创造性要求需满足以下两个要求： 1. 突出的实质性特点 2. 显著的进步 所谓“突出的实质性特点”，根据《专利审查指南》，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。 而在判断是否属于“显而易见”的技术方案时，审查员一般会遵循以下三个步骤来判断： （1） 确定最接近的现有技术 （2） 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 （3） 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 所谓“显著的进步”，根据《专利审查指南》，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。 在评价发明是否具有显著的进步时，审查员主要考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步： （1） 发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等； （2） 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平； （3） 发明代表某种新技术发展趋势； （4） 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。 根据《专利审查指南》，审查员在评价发明是否具备创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。不同于新颖性的单独比对原则，审查员会将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。另一方面，如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。再者，如果一项发明创造可以满足以下等条件，则获得创造性认可的可能性更高： （1） 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题 （2） 发明克服了技术偏见 （3） 发明取得了预料不到的技术效果 （4） 发明在商业上获得成功 实务建议： 有鉴于此，企业在研发时，也可以根据上述审查员评价创造性的基准，利用现有技术去挖掘新的技术，例如企业的研发人员在进行研发时，可以针对已公开的现有专利文献中发现的技术缺点或技术难题进行改良或缺点的克服，并同时能达到技术上突出的实质性特点与显着的进步，这样申请的专利技术，既能保证符合授权条件，也可以让企业的研发事半功倍。 （三） 实用性 所谓实用性，根据《专利法》第二十二条，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。 根据《专利审查指南》，所谓“能够制造或者使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。 根据《专利审查指南》，以下是不具备实用性的几种主要情形： （1） 无再现性 再现性是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。这种重复实施不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同。另外，值得注意的是发明或者实用新型的产品的成品率低与不具有再现性是本质上不同。成品良率低仍旧能重复实施，只是实施过程中未能确保某些技术条件(例如环境洁净度、温度等)而导致成品率低，也就是成品良率低但还是具有再现性。发明或者实用新型的产品不具有再现性是指在确保所需全部技术条件下，所属技术领域的技术人员仍不可能重复实现该技术方案所要求达到的结果。 （2） 违背自然规律 违背自然规律的发明或实用新型是不能实施，例如违背能量守恒定律。 （3） 利用独一无二的自然条件的产品 利用特定的自然条件建造的自始至终都是不可移动的唯一产品不具备实用性。 （4） 人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法 非治疗目的的外科手术方法是以有生命的人或动物为实施对象，故无法在产业上利用。另外，值得注意的是，以治疗为目的的外科手术法则是属于不授予专利权的客体。 （5） 测量人体或者动物体在极限情况下生理参数的方法 测量人体或者动物体在极限情况下生理参数需要将被测对象置于极限环境中，这会对人或动物的生命构成威胁，这类方法无法在产业上使用，故不具备实用性。 （6） 无积极效果 所谓产生“积极效果”，根据《专利审查指南》，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。 而审查员在审查发明或者实用新型专利申请的实用性时，一般遵循下列原则： （1） 以申请日提交的说明书（包括附图）和权利要求书所公开的整体技术内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容； （2） 实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。 实务建议： 如上所述，明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不会被认为具有实用性，因此也提醒企业在研发方面更要有的放矢，节约资源。 三、获得专利权是否就是专利布局？ 由上可知，获得专利授权并不是一件特别容易的事情，因此企业是否就只要把目标集中在获得授权上即可？答案自然也是否定的。虽然国家鼓励企业进行科技创新，但并不鼓励企业唯专利数量论[6]，也不鼓励不以保护创新为目的的各类非正常申请专利行为。国家知识产权局发布的《关于规范申请专利行为的办法》提出，坚决打击“不以保护创新为目的，不以真实发明创造活动为基础，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效，单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行为”。而《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》也指出，国家要建设的是中国特色、世界水平的知识产权强国，通过知识产权战略来激发社会创新活力，为建设创新型国家和社会主义现代化强国提供坚实保障。事实上，从科创版要求申请企业需具备一定数量的形成主营业务收入的发明专利[7]，也可以看出国家对于真正的技术创新的鼓励，因此，对于企业来说，真正应该关注的是如何进行技术创新，提升自己的技术竞争力，而非仅仅获得授权。而在这个过程中，如果仅仅单独考虑某一项技术的可专利性，对建立企业的竞争壁垒并无太大帮助。特别是在专利侵权判定中，根据现行的“实质性相同”裁判原则[8]，相似的技术方案但是缺省一项技术特征，很可能不会被认定落入了专利权的保护范围，因此也就容易让竞争对手绕过专利壁垒。 因此，企业进行专利布局，首先要从整体上考虑技术方案最终要实现的商业目的是什么，在这个实现的过程中，又会有哪些替代方案，而这些替代方案是否可以通过专利申请来避免，如何才能通过专利保护你的商业目的。简要来说，企业可以结合产品设计、经营目标、“排他性”、地域、市场周期、与技术秘密的关系、新产品的发布、竞争对手的情况等要素，从整体到局部，从关联因素1到关联因素N，以及从防御到竞争等的战略角度，进行有层次、组合式的专利申请与安排，从而实现专利技术为企业提高经济效益的目标，促进企业和国家经济的高质量发展。

[1]. 知识产权统计简报
2023年第3期，https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=183179&colID=88（最后浏览日：2023年7月3日）
[2]. 2021年知识产权统计年报，https://www.cnipa.gov.cn/tjxx/jianbao/year2021/c/c1.html （最后浏览日：2023年7月3日）
[3]. 国家知识产权局，分国内外有效专利统计表，截至2023年3月，https://www.cnipa.gov.cn/col/col61/index.html （最后浏览日：2023年7月3日）
[4]. 参见《专利法》第六十四条第一款以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）》第六条等规定。
[5]. 根据《专利审查指南》，如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日，但需注意，通过速递公司递交到专利局受理处或者代办处的专利申请，以收到日为申请日。
[6]. 2020年中央政治局第二十五次集体学习中，总书记明确提出要实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”。
[7]. 《科创属性评价指引（试行）》的三项常规指标和五项例外条款中分别提出了“形成主营业务收入的发明专利5项以上”“形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计50项以上”的要求。
[8]. 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。而《专利审查指南》在判断创造性时也指出，如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素（例如，一项产品发明省去了一个或多个零、部件或者一项方法发明省去一步或多步工序）后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，该发明具备创造性。

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